Markaların etkin korunabilmesi için ve  556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerinden   ve 5833 Sayılı Kanunla eklenen ceza maddelerinin  koruma hükümlerinde faydalanabilmesi için TESCİLLİ OLMALARI ZORUNLUDUR. Tescilsiz olarak kullanılan markalar ise Türk Ticaret Kanununun Haksız Rekabet hükümlerine göre korunmaktadır.

Tescilli Markaların koruma kapsamı 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 9.maddesinde düzenlenmiştir. 556 Sayılı KHK 9.maddesi şu şekildedir:

“Marka tescilinden doğan hakların kapsamı Madde 9 – (Değişik: 21/1/2009 – 5833/1 md.) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir.

Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:

1. a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.
2. b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
3. c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

1. a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
2. b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması.
3. c) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması.
4. d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
5. e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması. Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez.”

Tescilli marka sahibinin hakları sınırsız değildir. Bazı durumlarda tescilli marka sahibi markasının kullanılmasına engel olamaz. Bu durum 556  Sayılı KHK 12.maddesinde düzenlenmektedir. 556 Sayılı KHK 12.maddesi şu şekildedir:

“Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna Madde 12 – Dürüstce ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.”

556 Sayılı KHK 12.maddesini Sayın Prof. Dr. Ünal TEKİNALP şu şekilde yorumlamaktadır: “MarkKHK-Konseyin 89/104/AET yönergesinin 6.maddesinden esinlenerek,  Tescilli bir markanın ,sahibinin iznine gerek olmaksızın, üçüncü kişiler tarafından , 12.maddede öngörüldüğü şekilde – HATTA DOĞRUDAN DOĞRUYA BİZZAT MARKA OLARAK – kullanılmasına imkan vermiştir. Bunun tek koşulu , bu tür bir kullanmanın ticari ve sınai alanda geçerli olan dürüstlük kurallarına aykırı düşmemesidir. Tescilli bir markanın , başkası tarafından (1)ad veya adres olarak, (2) mal ve hizmetin cinsini ,kalitesini, miktarını, kullanım amacını, değerini, coğrafi kaynağını , üretim ve sunuluş zamanını belirten, yeni mal ve hizmeti bir veya bazı özellikleriyle tanıtan veya tasvir eder biçimde ve (3) mal veya hizmetin diğer niteliklerine ilişkin açıklamalar çerçevesinde kullanılması mümkündür. Örnekler: MarkKHK m’12.den anlaşılmamakla birlikte bir marka yukarıda açıklandığı üzere, sıfat, zarf (belirteç), unvan veya adres olarak değil de doğrudan marka olarak da kullanılabilir. Mesela, bir  fotoğraf filminin “KODAK”, “minolta” ve” Canon” fotoğraf makinalarına uyduğu, filmi üreten firma tarafından filmin ambalajına yazılabilir, kutuların üstünde veya ilanlarda “Kodak’ın, Minolta’nın veya Canon’un markası aynen basılabilir. Bunun gibi bir bilgisayar firması  kendi bilgisayarınca “Microsoft Windows NT” yazılımını “Pentium” işlemcilerini ve “Asus” ana kartlarını kullandığını ilanlarında belirtebilir, bunları markaların ilanlarına aynen alabilir; bir amortisör işletmesi ürünlerinin “Ford”, “BMW” ve “Kartal” otomobillerine uyduğunu ilan ederken bu markaları aynen kullanabilir. Söz konusu kullanma biçimi yedek parça, ham madde, yeniden doldurma ve yenileme sanayinin ortaya çıkardığı bir zorunluluktur.”(Fikri Mülkiyet Hukuku, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP, 5.Baskı , Sh-450-451 vd.)

Yargıtay  11.Hukuk Dairesi de LYCRA kararında 12.maddesini şu şekilde yorumlamıştır:

“LYCRA” kelimesinin , davalı tarafından kesilen faturalarda ,üründe kullanılan iplik tipini göstermek üzere kullanılması marka hakkına tecavüz teşkil etmez”

….Her şeyden  davacı taraf, kendisine ait markanın , davalı tarafça yine marka olarak kullanıldığını iddia etmemiştir. Başka bir deyişle , davalı taraf imal ettiği veya sattığı kumaşlar üzerinde , davacının tescilli markasını , marka olarak kullanmış değildir. Ayrıca davacı taraf , davalının imal ettiği kumaşlarda “LYCRA” markalı ipliği kullanmadığı halde, kullanmış gibi gösterdiği veya kullanma oranının gerçek olmadığını iddia etmemiştir. Davalının , yurt dışına satmış olduğu mallara ilişkin faturalarda , belli bir oran göstererek “LYCRA” sözcüğünü yazdığı anlaşılmıştır. Bu faturalarda , ayrıca davalının ürettiği kumaşlarda bulunan “polyester” veya “viskon” gibi iplikler de yazılmıştır. Demek ki , davalı taraf , davacının tescilli markasını , üretmiş olduğu kumaş ve mamül mallardaki ipliklerin niteliğini ifade etmek ve alıcılara üretimde hangi tür ipliklerin kullanıldığını belirtmek için faturalarda gösterdiği anlaşılmıştır. Bu haliyle davalının eylemi , davacının tescilli markasını haksız olarak kullanmak veya tecavüz etmek yahut gerçek dışı bir yönü açıklamak için değil, aksine , üretimde kullanılan ipliği açıklamak için değil, aksine, üretimde kullanılan ipliği açıklamak ve niteliği belirtme yönündedir, öte yandan , davalı taraf , davacının iddiasına karşı bir iyiniyet göstergesi olarak artık faturalarda dahi “LYCRA” sözcüğünü kullanmayacağını açıklamıştır. Yukarıdan beri yapılan tüm bu açıklamalar karşısında , davalının , davacı tarafa ait “LYCRA” markasını haksız olarak kullanmadığı , dolayısıyla markasına tecavüz etmediği, eylemin sadece faturalarda NİTELİK BELİRTME YÖNÜNDE OLDUĞU VE MARKAYA TECAVÜZ KASTININ BULUNMADIĞI anlaşılmakla , davanın reddine karar vermek gerekirken , yazılı biçimde karar tesisi uygun görülmemiş ve HÜKMÜN BOZULMASI gerekmiştir.” (Yargı Dünyası Mart 1997,Sh.95,YASAMAN –MARKA HUKUKU sh.532-533)

Daire 2011 tarihli POLİVAKS kararında da , her ne kadar bu ibare tek başına ve bir takım eklerle,  VAKS esaslı ayırıcı krem emtiası için davacı adına tescilli ise de POLİVAKS ibaresinin kimyasal alanda kullanılan bir VAKS çeşidi olduğunun farklı sektörlerde bir kimyasal ailenin adı olarak kullanıldığının, böyle bir kullanımının 12.madde kapsamında kaldığını ve haksız bir rekabette teşkil etmediğini içtihat etmiştir. .(Türk Marka Hukuku, Uğur Çolak,2.Baskı ,Sh.502)

Avrupa Adalet Mahkemesi, 2002 yılında verdiği SPIRIT SUN ve CONTEXT CUT kararında ,değerli taşlar ve mücevherler bakımından tescilli olmalarına rağmen , YUVARLAK KESİM olarak bilinen SPIRIT SUN ve KARE  BİÇİMİNDEKİ KESİM olarak bilinen  CONTEXT CUN ibarelerinin ,ELMAS MÜCEVHER İMALATI SEKTÖRÜNDE BİLİNEN BİRER KESİM MODELİ OLDUĞUNDAN HAREKETLE , Sektörden Bir Kimsenin, profesyonel bir mücevherci olan potansiyel müşterisinden sipariş alırken, ticari görüşmeler sırasında bu kesim modellerine referans yaparak SPIRIT SUN ve CONTEXT CUT ibaresini kullanmasının ,marka sahibinin haklarını ihlal edici nitelikte olmadığını , sipariş verecek olan potansiyel  müşterinin , bu ibarelerin, siparişi alacak olana ait kaynak göstermediğini bileceğini ,malın kaynağını göstermeyen bu tür kullanımın, potansiyel müşterilere satışa sunulan  malın karakteristik özelliklerini gösteren  ve tamamen tanımlayıcı nitelikte olan bir kullanım olduğunu içtihat etmiştir.(Türk Marka Hukuku, Uğur Çolak,2.Baskı ,Sh.501-502)

Av. Ali ÇAVUŞOĞLU

www.alicavusoglu.av.tr